弁理士　短答　H28　特許8~11 - 海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

【特許・実用新案】８
特許出願の審査及び出願公開に関し、次の(ｲ)～(ﾎ)の設問のうち、正しいものの組合せは、どれか。
ただし、特に文中に記載した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではないものとする。
また、以下において、「最後の拒絶理由通知」は特許法第17条の２第１項第３号に規定する「最後に受けた」拒絶理由通知をいうものとする。

(ｲ) 特許出願人が、当該特許出願に係る発明を業として実施している第三者に対して、出願公開後に当該特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をした。その後、特許請求の範囲を減縮する補正がされた場合、その第三者の実施している製品が補正の前後を通じて当該発明の技術的範囲に属するときは、再度の警告がされていないことを理由として、当該特許権の設定の登録後に補償金請求権（特許法第65条第１項の規定による補償金の支払請求権をいう。以下、本問において同じ。）を行使することが妨げられることはない。ただし、特許請求の範囲に記載された請求項の数は、当該補正の前後を通じて１つであるものとする。
○　最判昭和63年7月19日アースベルト事件

(ﾛ) 特許料の納付が猶予され、納付の猶予後の期間内に特許料を納付せず、その期間が経過した後の特許料を追納することができる期間内に、納付が猶予された特許料及び割増特許料を納付しなかったことにより特許権が初めから存在しなかったものとみなされた後は、それ以前に補償金請求権が生じていたとしても、当該補償金請求権を行使することができる場合はない。
×　112条の2
　納付が猶予された特許料及び割増特許料を納付しなかったことにより特許権が初めから存在しなかったものとみなされた後であっても、特許料及び割増特許料の追納により（112条の2第1項）、特許権が回復した時は、補償金請求権を行使することができる。

(ﾊ) 最後の拒絶理由通知に対してした特許請求の範囲についての補正が、当該補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならないとの要件にのみ違反するとき、審査官は、そのことを理由として、その補正後の特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
×　53条1項
　17条の2第6項の規定に違反しているときは、審査官は、その補正を却下しなければならない。
　よって、補正後の出願について拒絶をすべき旨の査定はない。

(ﾆ) 最後の拒絶理由通知に対してした特許請求の範囲についての補正であって、明りょうでない記載の釈明のみを目的とし、当該最後の拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものである場合、補正後の請求項に記載した発明が特許法第29条第２項の規定（いわゆる進歩性）により特許を受けることができないときは、そのことを理由として、当該補正は却下される。
×

(ﾎ) 出願公開後における拒絶査定不服審判の請求と同時にした願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正が、誤訳訂正書の提出によるものでない場合には、当該補正は特許公報に掲載されない。
○　193条2項3号
　かっこ書により、出願公開後における拒絶査定不服審判の請求と同時にした願書に添付した明・請・図の補正は、誤訳訂正書の提出によるものでない場合には、当該補正は特許公報には掲載されない。

【特許・実用新案】９　＊157
特許異議の申立てに関し、次のうち、正しいものは、どれか。

１特許法第120条の５第１項の規定による通知（いわゆる取消理由通知）があった後は、特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者が、特許権者を補助するため、その審理に参加することができる場合はない。
×　119条1項
　特許異議の申立てについての決定があるまでは、参加可能。

２特許異議申立人が申し立てない理由について審理した場合において、審判長は、取消決定をしようとするときは、特許異議申立人に対し、特許法第120条の５第１項の規定による通知（いわゆる取消理由通知）をしなければならない。
×　120条の5第1項
　「特許権者及び参加人」に対し、提出機会を与えなければならない。

３審判長は、特許異議申立書の副本を特許権者に送達しなければならない。
×　115条3項
　送達ではなく、送付である。

４特許異議の申立てについて特許を維持すべき旨の決定がなされたときは、特許異議申立人は、利害関係人であっても、当該特許に対し、特許異議の申立ての理由と同一の理由に基づいて特許無効審判を請求することができない。
×　114条5項、167条

５取消決定が確定したときは、取消しの理由のいかんにかかわらず、その特許権は、初めから存在しなかったものとみなされる。
○　114条3項

【特許・実用新案】10　＊２１
職務発明に関し、次の(ｲ)～(ﾎ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

(ｲ) 使用者甲は、従業者乙がした職務発明については、契約においてあらかじめ甲に特許を受ける権利を帰属させることができると定めた。契約の後、乙が職務発明イを発明したとき、職務発明イの特許を受ける権利は、契約をした時からではなく、職務発明イが発生した時から甲に帰属する。
○

(ﾛ) 勤務規則等において相当の利益を定める場合には、その定めたところにより従業者等に対して相当の利益を与えることが不合理であってはならない。不合理性に係る法的予見可能性を向上させるために、経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、相当の金銭その他の経済上の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況等について指針を定め公表するものとされている。
○

(ﾊ) 従業者甲は、使用者乙の研究所Ｘに勤務し研究αに従事していた。その後、甲は、乙の別の研究所Ｙに転任し、研究所Ｙで、以前の研究所Ｘで従事していた研究αに係る発明イをし、特許権を得た。このとき、乙は、発明イの特許権について通常実施権を有する。
ただし、甲と乙との間には、職務発明に関する契約、勤務規則その他の定めは設けられていなかったものとする。
○

(ﾆ) 使用者甲の従業者乙と使用者丙の従業者丁は、両企業間の共同研究契約に基づき共同研究をしていた。当該共同研究による職務発明について、乙は甲と、丁は丙と、その職務発明に関する特許を受ける権利については各使用者に帰属する旨の契約をしていた。その後、乙及び丁が当該共同研究に係る発明イをしたとき、共同研究のそれぞれの相手方の従業者の同意を必要とすることなく、発明イに係る特許を受ける権利の持分が、それぞれの使用者に帰属する。
○

(ﾎ) 従業者等がした職務発明以外の発明について、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させる契約は無効である。
○　　

【特許・実用新案】11　＊１０１
特許出願の分割、実用新案登録に基づく特許出願又は出願の変更に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

１特許出願の分割については、パリ条約において、「審査により特許出願が複合的であることが明らかになった場合には、特許出願人は、その特許出願を２以上の出願に分割することができる。」（パリ条約第４条Ｇ（１））、「特許出願人は、また、自己の発意により、特許出願を分割することができる。」（同条Ｇ（２））と規定されている。
我が国の特許法における特許出願の分割に関する条文（特許法第44条）は、この条約の規定と同趣旨であり、条約に反する規定は設けられていない。
○　青本44条

２特許出願において、拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から３月以
内にすることができる拒絶査定不服審判の請求期間が、特許出願人が遠隔の地にある者
であるため延長された場合には、特許出願を分割するかどうかの判断もともに行う必要
があると考えられるため、特許出願の分割ができる期間も延長される。
○　44条6項

３意匠登録出願において、拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から３
月以内にすることができる拒絶査定不服審判の請求期間が、意匠登録出願人が遠隔の地
にある者であるため延長された場合には、特許出願への変更ができる期間も延長される
が、その意匠登録出願の日から３年を経過した後は、特許出願に変更することができな
い。
×　46条2項かっこ、3項

４もとの特許出願から分割して新たな特許出願とすることができる発明は、もとの特許
出願の願書に添付した特許請求の範囲に記載されたものに限られず、その要旨とする技
術的事項の全てがその発明の属する技術分野における通常の知識を有する者においてこ
れを正確に理解し、かつ、容易に実施することができる程度に記載されている場合には、
発明の詳細な説明又は図面に記載されているものであってもよい。
○　

５実用新案登録出願から変更された特許出願の実用新案登録出願への変更及び特許出願
から変更された実用新案登録出願の特許出願への変更は禁止されていないが、実用新案
登録に基づく特許出願の実用新案登録出願への変更は、これを認めると、実用新案登録
出願の状態に戻ることが可能となり、補正又は分割を行い得ることとなるため、禁止さ
れている。
○